对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考
来源:知识产权研究院 | 作者:知识产权研究院办公室 | 发布时间: 2016-01-07 | 538 次浏览 | 分享到:

编者按:

近年来,涉外定牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题,司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。本期“知产视野”刊登江苏高院上周刚刚审结的一起涉外定牌加工商标侵权案件,通过梳理本院认定侵权与不侵权的两个在先判决的裁判思路,江苏高院进一步提出“必要审查注意义务”的裁判标准。本期“知产视野”刊登主审法官刘莉就该案撰写的评析文章,同时一并刊登该案判决书全文。

谨以此致敬辛劳忙碌的2015,迎接2016新审判季的到来!

对涉外定牌加工行为商标侵权认定的再思考

——评上海柴油机股份有限公司与江苏常佳

金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷案

【案号】

(2014)常知民初字第1

(2015)苏知民终字第00036

【裁判要旨】

一般而言,如果国内加工企业不以销售为目的,接受境外委托人的委托,贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的,以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但在作出不侵权认定时,仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到必要审查注意义务为前提,即对境外委托人是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要审查,而境外委托贴牌的商标本身不具有正当性的,应当对国内加工企业施加更高的注意义务。对于国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标,境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的,应认定国内加工企业未尽到合理注意与避让义务,判令其承担相应的民事侵权责任。

【案情介绍】

上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标,2000年,上述商标被认定为驰名商标(见附图一)。

2013101日,江苏常佳金峰动力机械有限公司(以下简称常佳公司)与印尼PT ADI公司签订委托书,即PT ADI公司以“DONG FENG(东风)”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件,出口至进出口商,但仅可以在印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司,其于19871月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标(见附图二),核定于柴油发动机等商品上。

2013108日,常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件,运抵国印尼,该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同,与印尼PT ADI公司的商标亦相同(见附图三)。上柴公司主张常佳公司未经其许可,在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,构成商标侵权,遂向法院提起诉讼。

常州市中级人民法院一审认为:侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏,非识别商品来源意义上的使用行为,不构成商标法意义上的商标使用行为。本案中,常佳公司依照委托人提供的印尼商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印尼,其在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为,在我国境内不具有识别商品来源的功能,不构成商标法意义上的商标使用行为,故常佳公司的行为不构成商标侵权。遂判决:驳回上柴公司的诉讼请求。

一审宣判后,上柴公司不服,上诉至江苏省高级人民法院。二审法院在判决书中详细梳理了本院认定侵权与不侵权的两个在先判决的裁判思路,进一步确立并完善了“必要审查注意义务”的裁判标准。即虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为,但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标,却仍受托贴牌生产,在被控侵权产品上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专用权。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼,未在我国市场上销售,对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素,最终,二审法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。

【法官评析】

近年来,涉外定牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题,司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。认定构成侵权的理由是,根据商标法的规定,只要贴牌的商标相同或近似、商品相同或类似,就认定构成商标侵权;认定不构成侵权的理由是,涉外定牌加工行为不属于商标法意义上的使用,全部商品出口并未进入我国流通领域,不会发生混淆和误认的可能性。但在本案审理过程中,江苏高院认为上述观点仅从单一角度进行分析,并没有考虑到我国在全球化国际贸易分工与合作中主要从事制造与加工业的现实,也没有考虑到现实存在的诸如境内外商标权人恶意抢注的情形,因此很难普遍适用于个案中出现的不同情形。

一、本案在审理过程中对裁判思路的探索

本案的特殊事实是:首先,上柴公司的涉案“东风”商标最早于1962年注册,“东风”牌柴油机也自上世纪60年代起就出口印尼等多个国家和地区,印尼PT ADI公司在后于1987年注册与上柴公司商标相同的中文“东风”商标。其次,上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标权属在印尼法院进行过长期诉讼,最终印尼最高法院认定“东风”商标归印尼PT ADI公司所有。最后,常佳公司曾经就其擅自使用“东风”商标生产柴油机报关出口至印尼,涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标权的行为与上柴公司达成过补偿协议,常佳公司保证不再发生此类侵权行为。

基于以上事实,在分析判断常佳公司的行为是否构成商标侵权时需要考虑两个因素:一是印尼PT ADI公司注册“东风”商标是否具有不正当性;二是常佳公司在接受境外委托时是否尽到必要审查注意义务,特别是在其知晓“东风”商标知名度且其曾经承诺不再侵权的情况下,是否应负有更高的注意义务。讨论中也存在两种观点:一种观点认为,应当从商标地域性原则出发,只要国内加工企业定牌加工行为符合商标侵权的构成要件,即应认定构成商标侵权。而该种裁判思路忽略个案不同情形,特别是在国内加工企业已经尽到合理注意义务的情况下,一味认定侵权有失公允;另一种观点认为,在判断是否构成侵权时,应当注意考量国内商标权人以及境外委托人是否存在恶意抢注商标的情形,司法对恶意抢注行为应持鲜明的反对态度,但该观点以恶意抢注作为判断标准,亦可能造成裁判结果的不确定性。

最终,合议庭认为,对涉外定牌加工业务纠纷的解决,特别是法律适用及司法政策的确定,不仅要以我国现行商标法为依据,同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求,倡导诚信的商标注册氛围,遏制恶意抢注行为的发生,充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量,根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权,更加符合我国经济社会发展的实际,这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为,又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

二、“必要审查注意义务”的法理分析

我国《侵权责任法》第六条第一款规定,“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任”。侵权责任法中的过错责任即要求行为人应当尽到对他人的谨慎和注意义务,努力避免损害结果的发生。对于国内贴牌加工行为,通常认为加工企业如有过错,应与委托方共同承担侵权责任。而具体到涉外定牌加工纠纷案件,通常境外委托方不参与诉讼,基于仅有国内加工企业作为被告,因此在确定国内加工企业是否存在过错时,应当考虑个案不同因素,对其审查注意义务适用不同的标准。一般而言,国内加工企业接受境外委托时,应当对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可进行必要的审查,如果其已尽到必要审查义务,就应当认定其不存在过错,反之则应当认定其存在过错。本院就是根据上述标准,在审理喻德新与奋进制刷厂商标侵权纠纷一案时作出认定不构成侵权的判决;而在审理拉科斯特公司与宏鑫公司商标侵权纠纷一案中作出认定构成侵权的判决。在此基础上,本院进一步认为,如果境外委托贴牌的商标涉嫌抢注国内具有一定影响的商标特别是驰名商标,国内加工企业则应当尽到更高的注意义务和合理避让义务。

三、诚实信用原则的适用及驰名商标的特殊保护

我国现行《商标法》第七条特别规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则,第十三条也就驰名商标保护作了专门规定,而上述规定与《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》有关规定的精神完全一致。因此,如果境外企业或个人违反诚实信用原则,涉嫌在境外恶意抢注国内具有一定影响的商标特别是驰名商标,并委托国内加工企业贴牌加工生产的,应当认定境外委托人的行为不具有正当性,实质性损害了我国商标权人的合法利益。此种情形下应当对国内加工企业施加更高的注意义务和合理避让义务,对于明知而接受委托的,认定其具有过错,判令其承担相应的民事侵权责任。同理,随着国际贸易在全球的蓬勃发展,国内一些企业或个人亦会利用其在国际贸易中获得的合作方信息,擅自在国内抢注他人商标,再起诉接受境外委托的国内加工企业侵犯其商标权。对此我们认为,基于诚实信用原则,如果有证据证明国内商标权人涉嫌恶意抢注境外商标,国内加工企业对境外委托已尽到必要审查义务,且所有贴牌加工产品均出口的,国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。因为如果判定国内加工企业构成商标侵权,不仅会损害国内加工企业的利益,也会产生鼓励恶意抢注的负面后果。

江 苏 省 高 级 人 民 法 院

民事判决书

(2015)苏知民终字第00036

上诉人(原审原告)上海柴油机股份有限公司,住所地上海市杨浦区军工路2636号。

法定代表人蓝青松,该公司董事长。

委托代理人邹建伟、程天吉,上海舒滨律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)江苏常佳金峰动力机械有限公司,住所地江苏省常州市武进区湟里镇工业园区。

法定代表人许佰金,该公司董事长。

委托代理人徐春江,北京志霖律师事务所律师。

上诉人上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)因与被上诉人江苏常佳金峰动力机械有限公司(以下简称常佳公司)侵害商标权纠纷一案,不服江苏省常州市中级人民法院(2014)常知民初字第1号民事判决,向本院提起上诉。本院于2015115日受理后,依法组成合议庭,于2015227日公开开庭审理了本案。上诉人上柴公司的委托代理人邹建伟、程天吉,被上诉人常佳公司的委托代理人徐春江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

上柴公司一审诉称:使用在商品和服务国际分类第7类柴油机等商品上的“东风”商标是上柴公司的注册商标,商标注册证为第100579号、第624089号,其商标专用权受法律保护。第100579号商标注册于1962年,经过上柴公司60年的连续使用及大量的广告宣传在市场上享有较高知名度和商业信誉,于1992年至2013年连续被上海市工商局认定为上海市著名商标,2000年被国家工商局商标局认定为驰名商标。经上柴公司查证,常佳公司未经其许可,在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同的商标,并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品,该假冒产品于20131024日被常州海关予以扣押。

上柴公司认为,涉案商标是其注册商标,为中国驰名商标,常佳公司未经其许可,在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,生产制造大量假冒注册商标的商品,已构成《商标法》第五十二条第(一)项所述的侵犯注册商标专用权的行为。为维护其合法权益,特提起诉讼,请求判令常佳公司:1、立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害;2、赔偿经济损失人民币105万元(含合理开支);3、承担本案诉讼费。

常佳公司一审辩称:上柴公司的诉讼请求没有事实和法律依据,常佳公司没有实施所谓的侵害上柴公司注册商标专用权的行为,也未给上柴公司造成任何经济损失。上柴公司诉称的涉嫌侵权产品在20131024日被常州海关扣押,在扣押之后,常州海关经过调查不能认定常佳公司的产品构成商标侵权,所以对被扣押的产品进行了放行,可以印证被扣押产品没有构成侵权。另外,常佳公司从事的是依据委托人的授权进行的定牌加工行为,定牌加工使用的是委托方提供的商标证书,该商标证书是委托方在印度尼西亚依法获得的,并且至今有效,常佳公司从事定牌加工行为生产的产品根据授权书全部出口国外,不在国内进行销售,不在国内进入市场流通环节,不会给国内的相关商标造成误认混淆。故请求驳回上柴公司的所有诉讼请求。

一审法院查明:

上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标(商标注册证第100579号、第624089号,见附图一)的商标权人。

其中,第100579号商标由上海柴油机厂于1981年注册,核定使用商品为第1类(国际分类第7类)柴油机,经过续展注册有效期至2023228日。该商标最早由上海柴油机厂于196281日在我国注册在第1类柴油机(内、外销商品),商标注册证号为第41765号。第624089号商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件,该商标由上海柴油机厂注册,注册有效期限自19921230日至20021229日,经过续展注册有效期限至20221229日。

上海柴油机厂于19931224日经上海市工商行政管理局核准变更企业名称为上柴公司。

2013101日,常佳公司与印度尼西亚企业PT ADI PERKASA BUANA(以下简称印尼PT ADI公司)签订一份委托书,内容为:PT ADI PERKASA BUANA以“DONG FENG(东风)”商标及标志(证书号码:IDM000089328)持有人的身份委托常佳公司依据商标证书号码IDM000089328以“DONG FENG(东风)”商标及标志生产柴油机及柴油机组件,出口至进出口商,但仅可以在印度尼西亚销售。该委托有效期至2017119日。

印尼PT ADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司,并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的“DONG FENG(东风)”商标所有人(见附图二)。该商标注册登记类别为07类货品/服务,包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。该注册商标在印度尼西亚受保护期为10年,从2007119日算起。上述委托书签订时,该商标在有效期内。

2013108日,常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件(包括机体总成、油箱、水箱),运抵国印度尼西亚,该批货物申报出口共计228000千克,总价为659700美元。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件(见附图三)涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由向常州海关提出扣留申请,常州海关根据上柴公司的申请于同年1023日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。

根据上柴公司的申请,一审法院于201412日采取了证据保全措施,在常州海关对被控侵权货物进行拍照及清点数量。该批货物在柴油机机体总成和油箱上的标识与上柴公司涉案商标相同,与印度尼西亚注册编号为IDM000089328的商标亦相同。

一审法院认为:

根据法律规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为,不属于商标使用情形的不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能,侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为,不构成商标法意义上的商标使用行为,不落入商标权的保护范围。

本案中,上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人,基于商标权的地域性,上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托,依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚,构成定牌加工,予以采信。在定牌加工过程中,全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为,在我国境内不具有识别商品来源的功能,因而不构成商标法意义上的商标使用行为,故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围,不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据,不予支持。

综上,一审法院依照《中华人民共和国商标法》(20011027日修正)第五十二条第(一)项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决:驳回上柴公司的全部诉讼请求。一审案件受理费人民币14250元,由上柴公司负担。

上柴公司不服一审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决,依法改判支持其一审全部诉讼请求;一、二审诉讼费用由常佳公司负担。理由为:1、商标使用行为是一种客观行为,只要在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式标注使用了商标,就达到区别商品来源的目的,应当认定为商标法意义上的商标使用行为。常佳公司在同一种商品上使用与上柴公司相同的商标是一种典型的商标使用行为,常佳公司生产的柴油机商品在不在中国市场销售,会不会造成中国相关公众混淆与误认,并不是认定是否属于商标法意义上商标使用行为的构成要件。2、根据商标法规定和最高院的规范性文件,在同一种商品上使用相同商标,在认定侵权行为时完全不必考虑其混淆可能性。3、是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。4、常佳公司在接受委托定牌加工和出口产品的过程中未尽到必要的审查注意义务,超出委托方在印度尼西亚的商标注册证核准使用商品范围,构成商标侵权。5、常佳公司是一家专业经营柴油机生产制造的企业,其曾因侵犯“东风”商标专用权而与上柴公司签订了一份补偿协议,该协议中约定常佳公司保证不再实施侵犯上柴公司“东风”注册商标专用权的行为,即常佳公司明知“东风”商标为上柴公司所有,却再次生产制造销售标有“东风”商标的柴油机,具有明显过错,应当承担相应的民事责任。6、印度尼西亚委托人以复制方式将上柴公司在先注册、使用的“东风”商标抢注,违反诚实信用原则,具有明显的攀附利用上柴公司商标商誉的故意,其抢注的商标虽然没有被撤销,但商标具有地域性,只能在印度尼西亚范围内有效,其在国内未经上柴公司许可,生产加工带有“东风”商标的行为,是对上柴公司权利的侵犯,应当予以制止。

常佳公司二审庭审答辩称:一审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回上诉,维持原判。理由为:1、常佳公司已经尽到了必要的审查义务,不但审查了委托方主体的合法资质,也审查了委托方的商标权属证明。2、定牌加工依据的是委托方提供的商标证书和商标样式,完全在委托方的授权范围内,且明确约定所有产品出口印度尼西亚,不在中国境内销售,不会接触到国内消费者,不会发挥商标的识别功能,不会给上柴公司在国内市场造成任何损害以及潜在的损害风险。3、商标侵权的前提是侵权人进行了商标法意义上的商标使用,非识别来源意义上的商标使用行为不落入商标权保护范围。4、常佳公司与上柴公司签订的和解协议是在2008年,但是经过印度尼西亚最高法院2009年的审理,最终上柴公司在印度尼西亚不再享有“东风”商标的专用权,故之前和解协议的基础事实和法律依据都不再存在,上柴公司称其违背承诺和诚信原则不符合事实。5、上柴公司称其驰名商标在印度尼西亚遭到不正当抢注没有事实与法律依据,而且该商标的权属不是本案的审理范围。

本案二审争议焦点:常佳公司的行为是否构成商标侵权

二审期间,上柴公司提供了一份上海市对外经济贸易委员会于2007911日向中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞处出具的函件,以证明“东风”牌柴油机在印度尼西亚的出口情况。

常佳公司未提供新证据,其对上述证据的质证意见为,不认可该证据的真实性、合法性与关联性。

由于上柴公司提供的函件加盖了上海市对外经济贸易委员会更名后的“上海市商务委员会”的公章,故本院对该证据的真实性、合法性与关联性予以认可。

双方当事人对于一审法院查明的事实均无异议,本院在此予以确认。

二审另查明:

1、上柴公司的“东风”商标于196281日由中央工商行政管理局核准注册,注册号为:41765,用于柴油机(出口商品),有效期自196281日起至1982731日止。上世纪七十年代,根据相关规定,该商标由上海市工商行政管理局清理并注册,197617日换证,注册号为沪工商标字第0490号,核准商品为柴油机。198151日,“东风”商标由国家工商行政管理局重新核准注册,注册号为第100579号,使用商品为柴油机。上述第41765号、第0490号及第100579号“东风”商标的图样相同。

22000927日,上柴公司注册并使用在柴油机商品上的“东风”商标被认定为驰名商标,商标图样包括涉案第100579号与第624089号注册商标。

2005年,上柴公司生产的东风牌多缸柴油机被授予中国名牌产品称号,有效期三年。

3、上海市对外经济贸易委员会于2007911日向中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞处出具函件,表示上柴公司的柴油机产品自上世纪60年代就出口印度尼西亚市场,其持有的经国家商标局认定的“东风”牌柴油机驰名商标在印度尼西亚被抢注。该公司为维护知名的民族品牌和自己的合法权益,现已委托上海伟卓国际贸易有限公司代理该公司在印度尼西亚对“东风”商标抢注人提起法律诉讼,以夺回被抢注的“东风”柴油机商标的注册专用权。

4、双方当事人二审庭审中一致认可印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册“东风”商标的时间是1987119日。

5、上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标权属争议在印度尼西亚法院进行过多次诉讼。

2006年,由于上柴公司就东风柴油机图商标(即第100579号商标)向印度尼西亚司法和人权部知识产权总署提出在柴油机商品上注册申请时,遭该知识产权总署驳回。于是,上柴公司向印度尼西亚雅加达商事法院(以下简称雅加达法院)起诉印尼PT ADI公司,起诉的理由为上柴公司的中文“东风”商标和标识于1962年在中国即已注册,并在多个国家获准注册,是世界驰名商标,但印尼PT ADI公司在上柴公司不知情且未经同意的情况下于1987年在印度尼西亚注册了与上柴公司中文“东风”商标和标识实质上相同的10个商标,并将该商标用于柴油机等商品上,该行为属于恶意抢注,故向该法院请求宣布上柴公司为中文“东风”商标和标识的所有人;宣布上柴公司的中文“东风”商标和标识为世界驰名商标;宣布印尼PT ADI公司恶意注册了上述10个商标,并撤销该10个商标。2007109日,雅加达法院认定印尼PT ADI公司是中文“东风”商标和标识在印度尼西亚的首位注册人,作出编号为47/Merek/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst的一审判决,驳回了上柴公司的全部诉讼请求。

上柴公司不服该判决,向印度尼西亚最高法院提出上诉,要求改判。印度尼西亚最高法院经审理后认为,上柴公司所有的“东风”商标及其标志已于196281日在中国注册,且该商标已经是在中国、澳大利亚、巴基斯坦、韩国、罗马尼亚、瑞士、秘鲁、古巴、越南、埃及、蒙古注册的驰名商标,而印尼PT ADI公司非法地在1987年注册“DONG FENG(东风)”商标及其标志,该商标及其标志无论在词语和发音上都与上柴公司所有的在先注册的“DONG FENG(东风)”驰名商标基本相同,故于2008219日作出编号为249K/Pdt.Sus/2007的二审判决,撤销雅加达法院的一审判决,支持了上柴公司在一审中的全部诉讼请求。

2008417日,印度尼西亚司法和人权部知识产权总署根据上述印度尼西亚最高法院的判决撤销了印尼PT ADI公司注册的上述10个商标。2008731日,上柴公司经印度尼西亚司法和人权部知识产权总署核准在第7类柴油机、电动机等商品上注册了“东风”商标(即第624089号商标),注册证号为IDM000167428

印尼PT ADI公司不服印度尼西亚最高法院的249K/Pdt.Sus/2007判决提起再审请求。2009429日,印度尼西亚最高法院经审理后,认为“DONG FENG(东风)”商标是印尼PT ADI公司所有,没有证据证明上柴公司所有的“东风”商标是已在数国注册的驰名商标,故作出编号为102PK/Pdt.Sus/2008的判决,撤销上述249K/Pdt.Sus/2007判决,支持雅加达法院作出的一审判决。与此同时,印度尼西亚司法和人权部知识产权总署恢复了印尼PT ADI公司上述10个商标的注册登记。

由于印度尼西亚最高法院的先后不同判决,造成印度尼西亚司法和人权部知识产权总署在柴油机商品上同时核准了上柴公司和印尼PT ADI公司的中文“东风”商标的注册,故印尼PT ADI公司于200912月向雅加达法院起诉上柴公司,要求法院撤销上柴公司编号为IDM000167428号“东风”商标的注册登记,同时上柴公司亦提起反诉,要求法院撤销印尼PT ADI公司在柴油机商品上注册的“东风”商标。2010616日,雅加达法院经审理后,以2009429日印度尼西亚最高法院作出的判决为依据,作出编号为85/Merek/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst的判决,支持了印尼PT ADI公司的诉讼请求,并驳回了上柴公司的反诉请求。上柴公司不服该判决提起上诉,印度尼西亚最高法院以相同理由于20101123日经审理后作出编号为769K/Pdt.Sus/2010的判决,驳回上柴公司的上诉请求,支持雅加达法院作出的一审判决。

2011211日,印度尼西亚司法和人权部知识产权总署依据上述印度尼西亚最高法院的判决,撤销了上柴公司注册号为IDM000167428号“东风”商标的注册登记。

620081117日,上柴公司作为商标权利人与涉嫌侵权人常佳公司、商标被许可人案外人上海伟卓国际贸易有限公司(以下简称伟卓公司)签订一份补偿协议。该协议记载,常佳公司在未知的情况下未经上柴公司与伟卓公司的许可或授权,擅自使用“东风”商标生产单缸柴油机736台报关出口至印度尼西亚,涉嫌侵犯上柴公司在海关总署备案的“东风”商标专用权和伟卓公司的合法权益,现经三方充分协商,达成如下协议:常佳公司保证不再发生此类侵权行为,常佳公司向上柴公司与伟卓公司分别支付补偿金10万元与25.5万元。

7、上柴公司在本案中主张的合理开支为10万元律师代理费与到印度尼西亚办理公证认证及律师代理费16750元。

本院认为:

一、关于涉外定牌加工行为侵害商标专用权的认定

涉外定牌加工,是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中,我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托,按照其要求加工产品,贴附其提供的商标,并将加工的产品全部交付给境外委托人,境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费,贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。对于国内加工企业接受境外委托,生产与国内商标权人注册商标核定使用的商品相同或类似的产品,并贴附与国内商标权人注册商标相同或近似商标标识的行为,是否构成侵犯国内商标权人的注册商标专用权,一直存在争议。

在本院审理的(2007)苏民三终字第0034号拉科斯特衬衫股份有限公司与江阴宏鑫制衣有限公司侵害商标权纠纷一案中,法院查明,拉科斯特衬衫股份有限公司(以下简称拉科斯特公司)为鳄鱼图形及“LACOSTE”的商标权人,主要核定使用商品范围为服装等。江阴宏鑫制衣有限公司(以下简称宏鑫公司)接受韩国Shelton公司的委托,生产男式、女式T恤衫并出口至韩国,订单上显示的产品名称为“Pique Polo Shirt”,标注的商标为鳄鱼图形及“LACOSTE”文字。苏州工业园区善衣服饰有限公司系Shelton公司在国内投资设立的外商独资企业,该公司有关人员以Shelton公司的名义向宏鑫公司提供了订单项下的服装面料样品、工艺要求、产品的商标标识及内容虚假的商标使用许可授权书等。法院认为,国际贸易中的定牌加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权及相关权利进行审查,未尽到注意义务加工侵犯他人注册商标专用权商品的,应承担相应的损害赔偿责任。由于宏鑫公司未对Shelton公司出具的商标使用许可授权书进行翻译,也没有进行必要的查询和核实,应认定其未尽到充分注意的义务,主观上具有过错,故二审判决宏鑫公司的行为侵犯商标专用权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

而在本院审理的(2012)苏知民终字第0297号喻德新等与沭阳县奋进制刷厂、沭阳中远进出口有限公司侵害商标专用权纠纷一案中,法院查明,案外人SOYODA S.A.公司于2000327日经厄瓜多尔知识产权研究院IEPI国家工业产权局批准,注册“SOYODA”商标,使用商品为各类刷子,有效期至2020327日。2010928日,SOYODA S.A.公司法定代理人出具《授权书》,授权沭阳县奋进制刷厂(以下简称奋进制刷厂)生产“SOYODA”牌子的各种刷类产品,但所有生产的产品只能出口给SOYODA S.A.公司,不允许自己销售或者销售给第三者公司。后奋进制刷厂依代理出口协议委托沭阳中远进出口有限公司(以下简称中远进出口公司)代理标有“SOYODA”商标标识的油漆刷出口报关。喻德新经我国商标局核准注册“SOYODA”商标,注册有效期自20031014日至20131013日,核定使用商品为第21类长柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、动物用梳、电刷(机器部件除外),其主张奋进制刷厂作为生产商、中远进出口公司作为出口代理商,侵犯其注册商标专用权,请求法院判令奋进制刷厂、中远进出口公司停止侵权、赔偿损失。法院同时查明,喻德新曾经于20016月至20027月任淮安同润国际贸易有限公司(以下简称同润公司)业务员,在此期间,同润公司曾与SOYODA S.A.公司授权的东元玉光天津公司进行过标有“SOYODA”商标油漆刷的贸易行为。最终本院二审判决奋进制刷厂、中远进出口公司不构成商标侵权,驳回喻德新的诉讼请求。

综合以上两案,本院认为,涉外定牌加工业务涉及全球化背景下的国际贸易分工与合作,对于其是否构成商标侵权的分析与判断,不仅要以我国现行商标法为依据,同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求,因而对此类纠纷的解决,特别是法律适用及司法政策的确定,应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。一般而言,如果国内加工企业不以销售为目的,接受境外委托人的委托,贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的,以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是,在作出上述不侵权认定时,仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。

首先,国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查,其未尽到审查或合理注意义务的,应当认定国内加工企业存在过错,其定牌加工行为构成商标侵权,应承担相应的民事责任。

其次,对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的,应当对国内加工企业施加更高的注意义务。2013年修正的《商标法》第七条第一款规定:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”,第十三条还就驰名商标保护作了专门规定,上述规定与《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协议》规定的精神完全一致。基于此,如果境外企业或个人违反诚实信用原则,涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标,并委托国内加工企业贴牌加工生产的,应当认定境外委托人的行为不具有正当性,实质性损害了我国商标权人的合法利益,对此,国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标,而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的,应认定国内加工企业存在过错,应承担相应的民事责任。同理,对于国内商标权人违反诚实信用原则,涉嫌恶意抢注境外商标,且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务,所有贴牌加工产品均出口的,基于诚实信用原则,国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。

综上所述,基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量,根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权,更加符合我国经济社会发展的实际,这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为,又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

二、关于常佳公司涉外定牌加工行为的认定

虽然常佳公司接受印尼PT ADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚,可以认定其行为属于涉外定牌加工行为,但本院认为,常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标,仍然接受境外委托,在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司的注册商标专用权。理由如下:

第一,上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久,经过其长期使用,已经被认定为驰名商标。经查,涉案第100579号商标最早由上海柴油机厂于196281日在我国注册在柴油机上,且“东风”牌柴油机自上世纪60年代起就已经出口印度尼西亚等多个国家和地区,在东南亚地区享有良好声誉与较高知名度,该商标也已于2000年被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标,受到我国商标法的特殊保护。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年,晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二,印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性。本院注意到印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语,但印尼PT ADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后,于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标,即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分,其注册明显不具有合理性(见附图二)。上柴公司以其东风柴油机图商标(即第100579号商标)在印度尼西亚申请在柴油机商品上注册遭驳回,印尼PT ADI公司的注册行为构成对其权益的侵犯为由,与印尼PT ADI公司就“东风”商标的权属在印度尼西亚法院进行过长期诉讼。尽管经过多次诉讼,上柴公司的诉请最终被驳回,但本院基于以上因素的考虑,仍然有理由相信印尼PT ADI公司的注册行为不具有正当性,其返回中国委托贴牌生产,且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标(见附图一、三),明显给上柴公司造成实质性损害。

第三,常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商,应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标,也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,且其曾经承诺过不再侵权,但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产,未尽到合理注意与避让义务,故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权,要求其承担民事责任的主张,本院予以支持。

三、关于常佳公司民事责任的承担

常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。由于上柴公司未能提供证据证明其因被侵权所受到的实际损失,也未能提供证据证明常佳公司因侵权所获得的利益,故本院主要考虑以下因素确定赔偿额:1、常佳公司作为国内加工企业,其所加工商品的品种、数量、质量、商标的使用等均由境外委托人印尼PT ADI公司指定,而常佳公司所获取的利润仅仅是加工费;2、本案中,常佳公司生产的被控侵权产品柴油机及柴油机组件全部出口至印度尼西亚,并没有在我国市场上销售,对上柴公司在我国的市场份额未产生影响,故常佳公司承担的赔偿责任应相对较小;3、常佳公司在2008年就其涉嫌侵犯上柴公司“东风”商标专用权的行为与上柴公司达成过补偿协议,常佳公司保证不再发生此类侵权行为,并支付上柴公司补偿金10万元;4、上柴公司在本案中主张合理开支为律师代理费10万元及在印度尼西亚办理公证认证及委托律师等支出的16750元,且提供了其实际支出的相关票据。因此,本院酌定常佳公司赔偿上柴公司经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。

综上,上柴公司的上诉请求和理由有事实和法律依据,本院予以支持。一审判决认定事实清楚,但适用法律错误,应予纠正。依照《中华人民共和国商标法》(20011027日修正)第十三条、第五十二条第(一)项、第五十六条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第()项之规定,判决如下:

一、撤销江苏省常州市中级人民法院(2014)常知民初字第1号民事判决;

二、常佳公司应于本判决生效之日起立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害,并于本判决生效之日起十五日内赔偿上柴公司经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费人民币14250元,二审案件受理费人民币14250元,共计28500元,由上柴公司负担10000元,常佳公司负担18500元。

本判决为终审判决。刘莉

审判长 汤茂仁

代理审判员 刘莉

代理审判员 宋峰

二○一五年十二月十八日

书记员 张一然


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