（知产院讯 记者 马慧青 报道 胡方舟 史祥琳 汪超 摄影）3月28日下午，中国知识产权法官论坛第30讲暨中知法官讲坛第5期在厦门大学法学院B138报告厅成功举办。福建省高级人民法院知识产权庭杨健民庭长作为本场论坛的主讲人，以“涉外定牌加工商标侵权案件的判定与思考”为题，作了精彩发言。厦门大学知识产权研究院林秀芹院长担任主持人。现场还邀请到十位专家担任与谈人，他们分别是：最高人民法院知识产权庭王艳芳审判长、江苏省高级人民法院副巡视员宋健法官、江苏省高级人民法院知识产权庭李红建庭长、广东省高级人民法院知识产权庭王静庭长、南京知识产权法庭姚兵兵庭长、深圳市中级人民法院知识产权庭祝建军副庭长、上海市浦东新区法院知识产权庭徐俊庭长、知产宝高级应向健副总裁、中山大学法学院李扬教授以及西南政法大学知识产权学院邓宏光教授。此外，武汉市江夏区人民法院何震院长、泉州市中级人民法院杨金顺庭长等法院代表，以及企业、高校代表总计九十余位嘉宾和观众共聚一堂，共享本场学术盛宴。

林秀芹院长首先一一介绍了到场嘉宾，并代表厦门大学知识产权研究院对各位贵宾的到来表示热烈欢迎。

在讲座环节，杨健民庭长分别从案件特点及类型、判定思路及观点、存在的关联问题三方面切入讲座主题。

在案件特点及类型部分，杨庭长从起诉的主体、被告的主体、案件的来源、案件争议的焦点四方面介绍了涉外定牌加工商标侵权案件的特点，并指出此类案件大致可分为三种类型：其一，国内加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，擅自加工带有定牌商标的产品并且在国内自行销售；其二，外商在其本国没有合法注册商标或者已经申请商标注册但尚未核准的情况下，委托国内加工企业定牌加工产品；其三，外商在其本国享有合法的注册商标或在其本国通过使用依法获得商标专用权，委托国内加工企业定牌加工产品。

关于判定思路及观点，杨庭长详细介绍了各地法院在审理案件的过程中主要存在的三种不同观点：第一，涉外定牌加工行为不构成商标侵权。主要理由有三点：其一，涉外定牌加工行为不属于商标法意义上的商标使用；其二，从法律适用和侵权责任法的一般理论亦无法认定涉外定牌加工行为构成商标侵权；其三，认定定牌加工行为不构成商标侵权，符合我国的国情。第二，涉外定牌加工行为构成商标侵权。持此种观点法院认为：（一）在新形势下应适时调整对涉外定牌加工商标侵权纠纷的司法政策；（二）定牌加工行为属于商标法意义上的使用；（三）对混淆误认进行判断时，不宜机械理解商标法司法解释中的“相关公众。第三，应当以国内定牌加工企业是否尽到必要的合理审查义务，主观上是否具有侵权故意等因素，综合判定侵权是否成立。其中着重审查的因素包括：定作方有无合法的注册商标权或依法取得商标权；国内加工企业主观上有无侵权故意；国内加工企业是否知晓定作方的商标系恶意抢注的商标；国内权利人的商标是否系恶意抢注等。持此种观点的法院认为，承揽方的国内加工企业承担的是一种商标间接侵权责任，即因未尽必要的合理审查义务，主观上存有侵权故意而就定作方外商的侵权行为承担连带赔偿责任。此外该观点还倡导诚实信用原则在侵权判定时的运用。杨庭长进一步谈到，涉外定牌加工商标侵权问题是当前司法实践中的难点和热点，不仅涉及到商标法的法律适用问题，同时还与我国的对外贸易形势和政策紧密相关。由于个案千差万别，错综复杂，对于涉外定牌加工商标侵权判定问题不能一刀切，要根据个案的具体情况和因素综合判断。杨庭长还强调：“宋晓明庭长在2016年7月全国法院知识产权审判工作座谈会上专门就定牌加工的法律问题发表了讲话：对于定牌加工引发的法律问题的认识和处理，不仅仅取决于法律逻辑，更取决于价值判断和利益衡量。宋庭长该讲话内容的要义，请大家充分重视。”

最后，杨庭长具体提出涉外定牌加工司法保护与海关行政执法的协调问题、定牌加工问题对国内出口企业商标侵权司法认定的影响问题等五个问题，留待大家思考。

随后，论坛进入与谈环节，十位与谈人依次上台就涉外定牌加工商标侵权案件的有关主题进行发言。

最高人民法院知识产权庭王艳芳审判长首先提出，涉外定牌加工问题进行讨论的前提是：对定牌加工的概念有一个清晰地认识。紧接着，王审判长与大家分享了最高院在审理相关案件过程中的一些经验与认识，并将其在相关国际会议上所了解到一些资讯与大家进行交流，具体涉及国家在商标使用方面的强制性义务与任意性义务等问题。王审判长强调，涉外定牌加工本质上是一个阶段性的法律问题，其也涉及《中华人民共和国知识产权海关保护条例》与《商标法》之间的衔接与理解的问题。王审判长指出，日本《商标法》明确了贴牌加工行为的商标侵权性质，而美国《商标法》对此类问题却没有明确规定，各国之所以采取不同做法是因为各国所处的经济阶段不同，从而会根据不同的法律标准作出有利于维护自身国家利益的决策，而我国正处于经济转型的时期，对此类问题的分析与探讨自然也应运而生。在谈到如何解决这类问题时，王审判长指出其关键不在于使用何种理论，法律作为解决问题的工具要服务于国家的基本利益，而每一种理论都是在不断发展的，需要灵活运用不同的理论去适应阶段性的需求。

江苏省高级人民法院宋健法官首先与大家分享了个案的一些背景知识与审理经验，其强调，当中国的驰名商标在国外被抢注后又到国内贴牌加工，国内司法应给予权利人强有力的保护，以适应国际贸易出口的需求。在OEM贴牌加工问题上，宋法官认为这本质是一个司法政策的问题，是中国对外贸易加工的一个阶段性问题，其不涉及法理上的探讨，在当前的国际背景下，我国司法应给予这种特殊的涉外贸易方式以强保护。

江苏省高级人民法院知识产权庭李红建庭长指出，对涉外定牌加工案件需要因案而判，不可一概而论；同时，这一问题也与知识产权保护政策息息相关。李庭长强调，定牌加工本身不是一个知识产权问题，但知识产权如何推进一带一路倡议的推行确是我们时下需要思考的问题，知识产权政策必须与国家的大政方针密切相符。目前，保障加工企业得以长期发展是当务之急，必须施以相关政策扶持加工企业的发展。在就贴牌加工是否构成商标侵权的问题上，李庭长指出要从商标的基本功能出发，商标具有识别商品或服务来源的功能，如果贴牌加工产生了市场混淆，就有构成商标侵权的可能性，对此类案件的判定需要根据结合具体情况，比如行为主体是否有攀附商标商誉的故意等因素。

广东省高级人民法院知识产权庭王静庭长首先指出知识产权政策需要服务于国家利益，并提到，《商标法》第五十七条就几种商标侵权行为作出了规定，其中第（四）项规定，伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的构成商标侵权，在认定贴牌加工行为的性质时在逻辑上如何保持与该规定的一致性还有待考究。王庭长强调，要将诚实信用原则贯穿案件审理的始终。与此同时，王庭长介绍了广东省贴牌案件的相关经济背景，以期更好地把握司法政策的调整。

南京知识产权法庭姚兵兵庭长指出，可以从权利来源的角度看待涉外贴牌加工问题。姚庭长强调，就权利来源的正当性而言，对于恶意抢注他人商标以获得不当利益的行为，我国司法应加以制止。

深圳市中级人民法院知识产权法庭祝建军副庭长指出，贴牌加工问题之所以在我国国内引起广泛关注与我国的国情息息相关，国内充足且廉价的劳动力是导致这一问题产生的原因之一。祝副庭长强调，涉外定牌加工既是一个产业政策的问题，也是一个涉及商标法基本原理的问题。从产业政策的角度来看，要优先考虑产业保护的问题，从商标法的基本原理来看，在判定是否构成商标侵权首先需要考虑涉外贴牌加工是否属于商标性使用行为，祝副庭长进一步指出，商标性使用可以从是否用于商业活动、使用目的是否属于区别来源以及使用结果上消费者能否识别出商品或服务来源三个方面判断，而贴牌加工产品全部出口到国外，不在国内市场流通，不存在构成市场混淆的可能性，因而贴牌加工不属于商标性使用，自然也不构成商标侵权。

上海市浦东新区法院知识产权庭徐俊庭长与大家分享了上海市浦东新区在知识产权司法保护领域的相关经验与历程，指出自贸区的知识产权司法保护要促进自贸区产业的发展，积极回应自贸区的国家政策。徐庭长指出，随着自贸区的发展，知识产权司法保护领域也出现了许多新的问题，互联网产业和文化创意产业等新型业态发展也面临诸多挑战。徐庭长指出，浦东新区法院对涉外贴牌加工问题具有鲜明的态度，即严格贯彻宋晓明庭长在2016年7月全国法院知识产权审判工作座谈会的讲话精神，在没有尽到注意义务作为认定构成侵权，但产品全部出口至国外，且在出口国具有商标权的情况不在此列。

知产宝高级副总裁应向健先生指出，对贴牌加工问题的探讨已持续多年，问题的关键不在于判定是否构成侵权，而在于把握两条主线，其一，要基于商标法的整体立法框架来讨论这一问题；其二，要基于贴牌加工此种特定的经济模式来考察。应副总裁强调，在贴牌加工问题上，无须拘泥于其是否属于商标或商标性使用，而要着重作出一定的制度安排来解决此类问题。

中山大学法学院李扬教授就贴牌加工问题分别从五个关系与大家分享了自己的看法：第一，关于法政策与法解释的关系，法政策的理念不能代替司法，在案件的具体审理过程中，还是要讲究司法技术，讲究法律的解释方法，这是极其重要的。第二，关于商标权保护与商标权地域性的关系，李教授指出，在认定贴牌加工是否构成商标侵权时，权利人或行为主体在域外是否享有商标权对行为的认定并无太大影响。第三，法律解释中自由主义与法条主义的关系，李教授强调，与其否定贴牌加工不是一个商标性使用行为，还不如通过客观上不存在导致相关公众造成混淆的可能性去否定贴牌加工行为的侵权性质。第四，民族主义与世界主义的关系，李教授指出，在认定贴牌加工行为是否属于商标侵权时不应该怀有民族情结，第五，司法与行政的关系，要协调好二者的关系，更好的解决贴牌加工问题。

西南政法大学知识产权学院邓宏光教授指出，从法律适用和司法实践角度而言，如果认为贴牌加工问题不构成商标侵权，会出现很多难以解释的问题。例如，在商标侵权领域，除了涉外贴牌加工这种情况，绝大多数情况下都涉及生产、加工、销售等环节，如果认为生产环节中，产品尚未面市的情况下，加工行为不属于商标性使用，那么对于国内存在的在生产环节造假的行为又该如何规制呢？从而出现逻辑上的矛盾。因此，邓教授强调，逻辑是法律的生命，要回归商标侵权的本质来探讨贴牌加工问题，商标构成侵权本质上要给权利人造成损害，损害是界定商标侵权界定的要件，虽然贴牌加工是商标性使用行为，但未给国内商标权人造成损害，从而不应认定其构成商标侵权。

最后，林秀芹院长和邓宏光教授就此次论坛进行总结致辞，衷心感谢各位法官、专家学者的精彩讲授，为我们带来了一场学术盛宴，感谢各位到场嘉宾对此次论坛的支持，至此本次论坛成功落下帷幕。

编    辑：曹 琳 马慧青  

审    核：罗立国